Статьи

Нюансы доказывания различительной способности неохраняемых обозначений.

В случае подачи на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего лишь неохраняемые элементы, можно попробовать отстоять его различительную способность.

Для этого, необходимо доказать длительность использования этого обозначения.
При этом, следует учитывать некоторые нюансы, например, сделать правильную постановку вопроса в опросе потребителей, представить доказательства использования обозначения до даты подачи заявки в Роспатент, все доказательства должны содержать обозначение в таком же стиле, как и заявленное на регистрацию и т.д. В противном случае, можно получить отказ в регистрации.

Фабула дела.
Общество обжаловало в Палату по патентным спорам отказ Роспатента в регистрации обозначения «VM.RU» в качестве товарного знака на основании того, что оно содержит лишь неохраняемые элементы.

В свою защиту Общество представило документы, доказывающие приобретение различительной способности: доменное имя, адрес электронной почты, 150 000 посетителей сайта в день, использование доменного имени в бумажной версии газеты, продвижение доменного имени в рекламных материалах, а также оказание рекламных услуг для третьих лиц на своем сайте и наличие ранее зарегистрированного товарного знака «VMDAILY».

Роспатент требования Общества не признал и указал, что буквосочетание «VM» представляет собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание которых не имеет словесного характера., а буквы «RU», как указал сам заявитель, относятся к неохраняемым элементам.

Палата по патентным спорам, исследовав все материалы дела, отказала в удовлетворении требований Общества.
Решение Палаты по патентным спорам  от 15.05.2020 г. по заявке № 2018728223.

Выводы Палаты по патентным спорам:
  1. Обозначение состоит полностью из неохраняемых элементов: отдельных согласных букв «VM», не образующих слово или словосочетание, а также словесного элемента «.RU», который является родовой частью доменного имени, обозначающего принадлежность страны. Следовательно, обозначение «VM.RU» не может индивидуализировать товары и услуги заявителя, то есть у потребителя не возникнет устойчивой ассоциативной связи между этим названием и теми товарами и услугами, которые заявитель собирается им маркировать.
  2. Документы, датированные более поздней датой, чем дата принятия заявки на регистрацию, не могут быть приняты  во внимание и учтены.
  3. В представленных доказательствах обозначение выполнено не тождественно, а с отступлением - прописными латинскими буквами «vm.ru», а, следовательно, такие доказательства не могут являться надлежащими по делу. Следовательно, чтобы доказательства были приняты и учтены при обжаловании отказа, необходимо чтобы они содержали точно такое же обозначение, какое было подано на регистрацию.
  4. Представленный опрос содержит некорректный вопрос, который подводит опрашиваемых к правильному ответу. В Руководстве, утвержденном приказом Роспатента от 20.01.2020 № 12 нет такого требования, которое указала Палата в своем решении. В нем всего лишь говорится, что в социологических опросах, вопрос должен доказать стойкую ассоциативную связь обозначения с конкретными товарами и услугами заявителя.

Комментарии:

  1. Неохраняемые элементы могут быть в составе товарного знака, если не занимают в нем главного положения (пункт 35 Правил). Однако, если такое обозначение имело длительное использование  и в ходе него оно получило различительную способность, то Роспатент может признать его охраняемым. Под длительным использованием понимают использование обозначения как минимум один год, но лучше всего представлять доказательства за три года и больше.
  2. В качестве доказательств необходимо представлять полный перечень документов, указанных в п. 2.9 Руководства, утвержденном приказом Роспатента от 20.01.2020 № 12. Так, в вышеуказанном примере Обществом не были представлены, например, сведения об объеме оказываемых услуг, маркированных данным обозначением. Исходя из судебной практики, чем больше объем и размер оказываемых услуг, тем больше заявитель показывает приобретение своей различительной способности у потребителя. Следовательно, при доказывании различительной способности, перечень представляемых доказательств должен быть как можно шире, например, затраты на рекламу, доказательства длительности и степени информированности потребителей об оспариваемом обозначении, социологические опросы, проведенные уполномоченными организациями, публикации в СМИ, отзывы потребителей, благодарственные письма и т.д.
  3. В представляемых доказательствах обозначение должно быть выполнено точно таким же, как и вариант, который был подан на регистрацию, то есть не может быть никаких отступлений, должен быть тот же шрифт, цвет, размер шрифта и т.д.
  4. Представляемые доказательства должны быть датируемы ранее, чем поданная заявка.  Если какие-то доказательства будут датируемы более поздней датой с условием распространения действия на отношения, возникшие до даты подачи заявки, то такие доказательства могут быть учтены и приняты во внимание по усмотрению Палаты или суда.
  5. В случае представления ссылок на сайты, содержащие спорное обозначение, необходимо доказать, что у потребителя появляется четкая ассоциация  принадлежности этой ссылки заявителю. Доказательством могут служить размещение обозначения на страницах партнеров, отзывы потребителей на сторонних сайтах, какие-либо статьи и публикации в сети Интернет с указанием данного обозначения и т.д.
  6. В опросах потребителей должно быть указано время его проведения, возрастная категория потребителей, регион проведения.  В Руководстве, утвержденном приказом Роспатента от 20.01.2020 № 12 ещё каких–либо дополнительных требований к опросам не указано. Главное чтобы они были проведены уполномоченной организацией и показывали четкую ассоциацию у потребителя с названием, логотипом заявителя. Если исходить из судебной практики, то нет единых критериев, например, к количеству регионов проведения опроса или к количеству опрашиваемых потребителей. Чаще всего встречаются опросы, проводимые по 6 крупным городам, с опросом не менее 1500 потребителей.